오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사/변리사
특허소송을 대리하다 보면, 소송을 당한 피고 입장에서 저런 기술이 무슨 특허냐? 내가 이 업계에 30년 있었는데 예전부터 다 쓰던 기술이다. 또 일본 등에서 몇십년 전부터 누구나 쓰던 기술인데 거기에 불필요한 구성 몇 개를 부가를 시켜서 특허등록을 받아가지고 지금 자신이 특허권자라고 주장을 하는 것이다라는 이야기를 종종 듣는다.
근거 없는 주장도 있지만, 이와 같은 주장을 하는데는 그 업계에 수십년 동안 종사를 했기에 관련 기술을 잘 알고 있기 때문이다. 특허소송은 법률, 판례만 잘 알아서는 좋은 결과를 얻기 어렵다.
법률 및 판례보다 선행되어야 하는 것은 특허와 관련된 기술에 대한 이해이다. 이 기술을 정확히 이해하지 못한다면 그 이후로 나가는 것은 아무 의미 없다. 기술을 완벽히 이해한 후, 특허명세서를 이해하고 검토해야 하는 순서로 나가는 것이 맞을 것이다.
특허기술은 특허전문변호사나 변리사 보다는 이 업계에 오랫동안 종사한 원고나 피고가 가장 잘 알고 있다. 그렇기 때문에 변호사는 당사자인 의뢰인과 다수의 상담을 통해서 이 업계와 관련 기술에 대해서 정확히 전달 받아야 한다.
만약, 의뢰인인 피고의 주장처럼, 특허기술이 수십년 전부터 있던 기술이라면, 소송에서 피고의 대리인은 어떤 주장을 해야 할 것인가? 항상 별도로 특허청에 무효심판을 제기해야 하는 것인가? 그렇지 않다 특허기술이 출원 전 이미 공지가 된 경우에는 공지기술 제외설이라는 주장을 할 수 있다.
공지기술 제외설이란 특허 침해소송 또는 권리범위확인심판에서 특허권의 권리범위를 정함에 있어서 특허발명의 구성 전부가 출원 당시 공지기술에 해당하는 경우 공지기술에 대해서는 권리범위가 인정할 수 없다는 이론이다. 공지사실 제외설은 특허발명의 당연무효를 전제로 하는 것은 아니며, 단지 공지사실은 특허발명의 권리범위로부터 제외한다는 것이다.
공지기술은 공중의 자유영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하므로 특허권의 권리범위로부터 제외되어야 하는 것은 당연한 것이다.
- 특허발명이 공지기술과 완전 동일한 경우
특허발명의 전부가 공지기술인 경우에 특허무효심판을 기다릴 필요 없이 보호범위가 미치지 않는 것이다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56.). 특허법은 공개의 대가로서 특허권이라는 독점·배타권을 부여하기 때문에 새로운 발명을 공개시키지 않았음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 권리를 인정할 수 없기 때문이다.
예를 들어, 공지기술이 A+B+C와 동일한 발명인 A+B+C로 구성된 발명이 출원하여 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 무효심판여부와 관계없이 권리범위를 인정하지 않는다.
- 특허발명의 구성요소 일부가 공지기술인 경우
특허발명의 다수의 구성요소 중 일부가 공지기술인 경우에 이를 특허권리범위에서 제외하여야 하는지에 대해서 종전 판례는 “공지기술이 신규의 발명과 유기적으로 결합되어 있는 때에는 그 공지부분에까지 권리범위가 미치고, 신규의 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여는 그 권리범위를 확장할 수 없다”고 하여 유기적 결합여부에 따라 결정하는 절충설의 입장(대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45.)이었다.
하지만 현재 대법원은 “구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 구성요소를 분리하게 되면 발명의 목적달성이 불가능하게 되고, 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다”라고 하여 공지된 부분을 제외할 수 없다는 입장이다(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617).
결론은 특허발명의 일부구성이 공지기술인 경우에는, 이를 특허 권리범위 판단에서 제외하지 않는다는 것이다.
일부의 공지기술을 제외할 수 없는 이유를 간단히 살펴보면, 특허발명의 각각 구성은 공지되지 않은 구성을 찾기가 어렵고 대부분 발명들은 공지된 구성들의 결합으로 이루어져 있다. 또한 만약 공지기술을 제외한다면 보호범위가 더 넓어지게 되는 기현상이 발생하게 된다.
예를 들어, 특허발명의 구성요소가 A+B+C가 있는데, A 구성이 출원시 전에 공지기술이라 이를 제외하면 특허발명이 B+C가 되어 보호범위가 더 넓어지게 된다.
게다가 만약 특허발명에 공지되지 않은 구성요소가 있다면 그냥 그 구성요소에 대해 따로 특허출원 해서 특허등록을 받으면 된다. 특허발명의 구성요소가 A+B+C가 있는데, A 구성이 출원시 전에 공지되지 않았다면 A에 대해 특허출원을 하여 특허권을 받으면 되나, 대부분은 구성요소들이 이미 공지되어 있다.
구성요소가 비공지인 경우는 거의 존재하지 않으므로, 공지된 구성요소를 특허권의 권리범위에서 제외하는 것은 타당하지 않다.
- 일부 기술이 공지되었다고 하는 법리는 다수의 실시유형 중 일부를 제외한다고 이해를 해야 한다.
위와 같은 여러 가지 이유로 특허발명의 구성요소 중 일부만 공지된 경우에는 이를 제외하지 않는다. 결국 일부 기술이 공지되었다고 하는 법리는 특허발명이 가지고 있는 다수의 실시유형 중 이미 공지된 실시유형은 제외하고 특허발명의 권리범위를 인정하다고 이해하여야 한다.
위의 내용을 요약하면 다음과 같다.
* 특허발명 전체가 공지된 경우 → 무효심판 여부와 상관없이 권리범위 불인정
* 특허발명의 구성요소 중 일부만 공지된 경우 → 공지된 부분을 권리범위에서 제외하지 않고, 침해 판단함(단, 일부 실시유형이 공지된 경우, 특허발명이 가지고 있는 다수의 실시유형 가운데 이미 공지된 실시유형은 제외)
오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사/변리사
■약력
△ 카이스트 대학원 공학석사
△ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
△ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
△ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
△ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
△ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
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